INDECOPI DICTA CRITERIOS
Normas para evitar confusión en uso de marcas
Afianzan libre competencia y propiedad intelectual.
La Sala Especializada en Propiedad Industrial del Indecopi estableció tres nuevos criterios para descartar todo riesgo de confusión entre signos distintivos, como el nombre comercial y la marca, a fin de garantizar la libre competencia; la recompensa del esfuerzo a los agentes económicos y mayores facilidades a los consumidores en la adopción de decisiones de compra eficientes.
Dichas pautas se refieren al conflicto entre un nombre comercial antes empleado y la solicitud de registro de una marca; luego, el conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial inscrito; y finalmente, el conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de registro, adoptados mediante Res. Nº 0014-2013-TPI-Indecopi. Para la sala, el criterio a aplicarse dependerá del ejercicio del derecho contenido por la ley.
En el primer criterio, deberá atenderse que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica. Por ello, la sala opina que el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse –con base en el derecho concedido por el Art. 136 Inc. b) de la Decisión 486-Régimen Común sobre Propiedad Intelectual– al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio nacional.
Acreditación
En el segundo, debe considerarse que el hecho de acreditar el uso de un nombre comercial no necesariamente significa que este acceda en forma directa a registro, puesto que ello solo será posible en la medida en que no afecten los derechos registrales de terceros adquiridos. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca a base de la titularidad de su nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registro a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público.
Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido usado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. “En estos casos, no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional”, explicó el experto en propiedad intelectual José Yataco.
En el tercero, según el Indecopi, habrá que atender a la antigüedad de los registros. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respetivos derechos en el uso de nombres comerciales, la sala opina que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca.
Pero si el nombre comercial del opositor es más antiguo que el del solicitante solo podrá lograr la denegatoria del registro si este tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que este deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior.
Diferencias sustanciales
Según el Indecopi, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra.
El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores.
La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial es reconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b).
Publicado en El Peruano el 13 de abril del 2014